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Jul 25, 2023

Prove a liminar: final desagradável para o infrator de Skittles

Início | Blog de Direito Canna | Prove a liminar: final desagradável para o infrator de Skittles Fred Rocafort Esta postagem escrita pelo advogado de Harris Bricken, Fred Rocafort, foi publicada originalmente em 20 de julho de 2023

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Fred Rocafort

Esta postagem escrita pelo advogado de Harris Bricken, Fred Rocafort, foi publicada originalmente em 20 de julho de 2023 no site The Trademark Lawyer e é republicada aqui com sua permissão.

Candymaker Wrigley e Terphogz, LLC chegaram a um acordo em um processo de alto perfil sobre o uso da marca ZKITTLEZ pela Terphogz em produtos de cannabis e outras mercadorias, como roupas (WM. Wrigley Jr. Co. v. Terphogz, LLC, No. 21- CV-02357 (ND III. 3 de julho de 2023)). A Wrigley argumentou que a Terphogz violou suas marcas registradas SKITTLES, incluindo seu slogan TASTE THE RAINBOW e seu logotipo S. Como parte do acordo, Terphogz concordou em cessar imediatamente todo o uso das marcas ZKITTLEZ, incluindo TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP e ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design.

A ação da Wrigley, movida em 2021, alegava violação de marca registrada, falsa designação de origem, concorrência desleal, diluição de marca registrada sob as leis federais e de Illinois e violação da Lei Federal de Proteção ao Consumidor Anti-Cybersquatting, bem como da Lei de Práticas Comerciais Enganosas Uniformes de Illinois. Também foram citadas no processo cinco empresas que supostamente revendiam produtos com as marcas ZKITTLEZ. De acordo com o acordo das partes, o tribunal proibiu Terphogz de usar as marcas ZKITTLEZ.

Este caso é apenas um dos muitos que envolvem o uso de marcas famosas de doces ou salgadinhos em produtos de cannabis. A Comissão Federal de Comércio (FTC) e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) emitiram recentemente cartas conjuntas de cessação e desistência a seis empresas que “comercializam produtos comestíveis contendo Delta-8 tetrahidrocanabinol (THC) em embalagens quase idênticas a muitos lanches”. e doces que as crianças comem, incluindo tortilhas Doritos, salgadinhos com sabor de queijo Cheetos e doces Nerds” (Comunicado de imprensa, FTC, FTC envia cartas de cessação e desistência com a FDA para empresas que vendem produtos comestíveis contendo THC Delta-8 em embalagens quase idênticas às de alimentos Crianças comem, 5 de julho de 2023). Em 2022, Ferrara, fabricante de Nerds, processou a Akimov LLC pelo uso das marcas registradas NERDS e TROLLI em produtos relacionados à cannabis (Ferrara Candy Co. v. Akimov LLC, No. 22-CV-80768-RAR (SD Fla. 27 de outubro , 2022)). Tal como no caso Wrigley, o tribunal proibiu o réu de utilizar as marcas registadas de Ferrara.

Apesar de resultados semelhantes, existem diferenças significativas entre os factos de Wrigley e Ferrara. Em Ferrara, alguns dos produtos do arguido apresentavam marcas idênticas às registadas por Ferrara. Os produtos de Akimov incluíam “THC-0 Apple Rings” que exibiam com destaque a marca TROLLI e uma “Medicated Nerds Rope”. Em contraste, a Terphogz não utilizou nenhuma marca SKITTLES em seus produtos. Além disso, os produtos infratores em Ferrara eram “doces com infusão de THC”; Terphogz não vendeu nenhum doce com infusão de cannabis (ou mesmo qualquer doce) com as marcas ZKITTLEZ.

O uso das marcas NERDS e TROLLI por Akimov apresenta graves riscos tanto para Ferrara quanto para os consumidores. Para Ferrara, as vendas dos produtos infratores podem resultar em perda de receitas e problemas de reputação. Entretanto, existe um claro potencial de confusão por parte dos consumidores, especialmente considerando o apelo dos produtos genuínos Nerds e Trolli para as crianças. Tal como a Ferrara observou na sua queixa, os seus doces são comercializados “como um deleite divertido e agradável para crianças de todas as idades”, portanto, “nunca toleraria ou autorizaria a utilização das Marcas Registadas Ferrara e da Imagem Comercial Ferrara em ligação com produtos que poderiam ser prejudicial às crianças.”

Wrigley, por outro lado, apresenta uma situação com mais nuances. Embora a alusão à marca Skittles seja clara, usar uma marca insignificante como ZKITTLEZ não é o mesmo que usar uma marca idêntica sem autorização. Pode razoavelmente argumentar-se que não existe risco de confusão entre SKITTLES e ZKITTLEZ. Na verdade, o Escritório de Marcas e Patentes dos EUA (USPTO) permitiu que o pedido de Terphogz registrasse a marca ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (pedido número de série 88703451) em conexão com roupas, apesar do registro anterior da marca SKITTLES para roupas pela Wrigley (desde então, a Wrigley apresentou oposição ao registro da marca Terphogz junto ao Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)).